Договор о безвозмездном отчуждении исключительного права

Образец договора безвозмездный об отчуждении исключительного права на товарный знак

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ стороны вправе заключить договор об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензионный договор) на безвозмездной основе. Вместе с тем согласно части 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, между коммерческими организациями не допускается. Стоит отметить, что предметом договора дарения согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ могут быть вещь либо имущественное право (требование).
Вправе ли коммерческие организации заключить между собой безвозмездный договор об отчуждении исключительного права (лицензионный договор) на объект интеллектуальной собственности?
Какие налоговые риски возникают у коммерческой организации в случае заключения безвозмездного договора об отчуждении исключительного права (лицензионного договора) с другой коммерческой организацией?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
1. Безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и безвозмездные лицензионные договоры могут быть заключены между коммерческими организациями.
2. Передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора не подлежит обложению НДС. Передача прав на другие результаты интеллектуальной деятельности, а также прав на использование этих объектов подлежит обложению НДС.
3. Затраты правообладателя (лицензиара), связанные с безвозмездной передачей исключительных прав (прав на использование результата интеллектуальной деятельности), не учитываются в расходах в целях исчисления налога на прибыль.
4. Доходы в виде полученного исключительного права (права использования результата интеллектуальной деятельности) учитываются приобретателем (лицензиатом) при исчислении налога на прибыль исходя из рыночных цен.

I. Гражданско-правовые последствия

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст. 1234 ГК РФ). По такому договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
В силу лицензионного договора одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Из названных норм следует, что договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. При этом в безвозмездном договоре должно быть непосредственно указано на отсутствие встречного предоставления, иначе такой договор будет считаться возмездным. Отсутствие в возмездном договоре условий о размере вознаграждения или порядке его определения будет означать, что такой договор является незаключенным (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями не допускается (п. 1 ст. 575 ГК РФ).
При этом, действительно, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, содержанием которого является право использовать такой результат и распоряжаться им по усмотрению правообладателя, является имущественным правом (ст. 1226, ст. 1229 ГК РФ). Право использования такого результата в пределах, предусмотренных лицензионным договором, соответственно, также является имущественным правом. В этой связи не исключено, что передача имущественного права, осуществляемая с целью одарить другую сторону, может быть квалифицирована судом как дарение. Подобные решения в отношении договоров ссуды встречаются в судебной практике (смотрите, например, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 22 апреля 2003 г. N Ф08-780/03, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2008 г. N 14АП-1339/2008). Однако следует учитывать и наличие противоположной судебной практики (смотрите, например, определение ВАС РФ от 10 августа 2007 г. N 9985/07, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12 ноября 2009 г. N А53-3805/2009, от 10 марта 2009 г. N А53-8833/2008-С2-50, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2008 г. N 15АП-7365/2008).
Применительно к рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее.
Поскольку обязательственные правоотношения основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, большинство типов гражданско-правовых договоров являются взаимно-обязывающими. Так, например, не может существовать договор купли-продажи без какого-либо встречного предоставления, поскольку в этом случае договор будет являться ничем иным, как договором дарения. Однако в ряде случаев ГК РФ прямо устанавливает возможность существования договора, не предполагающего встречного предоставления, например договора ссуды. Такая же возможность установлена в отношении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительных прав являются самостоятельными типами гражданско-правовых договоров, отличными от договора дарения, то даже в случае безвозмездности этих договоров квалифицировать их в качестве договоров дарения, на наш взгляд, нельзя.
ГК РФ не указывает на то, что к таким договорам должны применяться нормы о дарении. Возможность заключения таких договоров не содержит никаких ограничений по субъектному составу.*(1)
Кроме того, договор дарения не может предусматривать каких-либо встречных обязанностей одаряемого по отношению к дарителю (абзац второй п. 1 ст. 572 ГК РФ), тогда как, например, в безвозмездном лицензионном договоре могут быть предусмотрены определенные обязанности лицензиата (ст. 1237 ГК РФ).
Таким образом, с точки зрения действующего законодательства, на наш взгляд, безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионные договоры могут быть заключены и между коммерческими организациями.*(2)
Однако, учитывая то, что практика, рассмотренная нами выше применительно к схожим правоотношениям по договорам ссуды, не является единообразной, окончательное решение по данному вопросу может принять только суд с учетом конкретных обстоятельств дела. Судебной практики, непосредственно рассматривающей отношения по безвозмездным лицензионным договорам или договорам об отчуждении исключительны прав, нам обнаружить, к сожалению, не удалось.

II. Налог на добавленную стоимость

Объектами обложения НДС являются реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав. Реализацией признается также передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит обложению НДС передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Эти операции не подлежат обложению НДС независимо от того, совершаются они на возмездной или безвозмездной основе. Однако в указанной норме перечислены не все результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим возникает вопрос, облагается ли НДС безвозмездная передача исключительных прав на объекты, не перечисленные в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, а также безвозмездное предоставление прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионных договоров.
Из пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ однозначно не следует, является ли безвозмездная передача имущественных прав объектом налогообложения. В связи с этим этот вопрос может решаться двумя способами:
1. С одной стороны, по общему правилу, объектом налогообложения является именно возмездная передача товаров, имущественных прав (выполнение работ, оказание услуг). А поскольку безвозмездные операции по передаче товаров (результатов работ, оказанию услуг) относятся к объектам налогообложения только в случаях, прямо указанных в НК РФ (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ), аналогичное правило должно применяться и к безвозмездной передаче имущественных прав. А в силу ст. 146 НК РФ к реализации в качестве объекта обложения НДС приравнивается только безвозмездная передача товаров, выполнение работ и оказание услуг, но не имущественных прав. При таком подходе безвозмездная передача имущественных прав не может рассматриваться как объект обложения НДС (смотрите, например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 12 ноября 2010 г. по делу N А46-4140/2010, ФАС Поволжского округа от 6 марта 2007 г. N А65-13556/2006, ФАС Московского округа от 29 июня 2006 г. N КА-А41/5591-06);
2. С другой стороны, в пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ прямо не говорится о том, что объектом налогообложения признается только возмездная передача имущественных прав. А указание в пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ на то, что к реализации в качестве объекта обложения НДС приравнивается также безвозмездная передача товаров, выполнение работ и оказание услуг лишь уточняет то, что передача товаров, выполнение работ, оказание услуг во всех случаях признаются объектами налогообложения, как в случае, если происходит их реализация (возмездное отчуждение), так и в том случае, если они передаются (выполняются, оказываются) безвозмездно. Иными словами, под передачей имущественных прав в целях применения ст. 146 НК РФ может пониматься как возмездная, так и безвозмездная передача имущественных прав. Вывод о том, что безвозмездная передача имущественных прав является объектом налогообложения, подтверждается и судами (смотрите, например, постановления ФАС Поволжского округа от 24 января 2006 г. N А65-15335/2005-СА2-8, ФАС Северо-Западного округа от 10 октября 2008 г. N А44-157/2008). Такую позицию (в отношении операций по предоставлению имущества в безвозмездное пользование) высказывает и Минфин России (смотрите, например, письма Минфина России от 29 июля 2011 г. N 03-07-11/204, от 5 мая 2009 г. N 03-07-11/133).
Последний из приведенных подходов представляется нам более обоснованным. В связи с этим, по нашему мнению, не является объектом налогообложения только передача прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Передача прав на иные виды результатов интеллектуальной деятельности подлежит обложению НДС.

III. Налог на прибыль

Для целей главы 25 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 2 ст. 248 НК РФ).
В силу п. 16 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено настоящей главой. Поэтому все расходы правообладателя (лицензиара), связанные с передачей прав, не учитываются в расходах в целях исчисления налога на прибыль.
Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ доходы в виде безвозмездно полученных имущественных прав признаются в целях исчисления налога на прибыль внереализационными доходами (исключения из этого правила содержатся в ст. 251 НК РФ).
В этом случае оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже затрат на производство (приобретение). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком — получателем имущества документально или путем проведения независимой оценки. Такой вывод подтверждается письмами Минфина России от 6 июня 2006 г. N 03-03-04/4/100, от 19 апреля 2006 г. N 03-03-04/1/359, а также п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 98.
Таким образом, налогоплательщик, безвозмездно получающий по договору исключительное право или право использования результата интеллектуальной деятельности, включает в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определяемый исходя из рыночных цен доход в виде безвозмездно полученного права.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Бахтина Анастасия

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

16 августа 2011 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) В проекте федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» предлагается установить такие ограничения в отношении коммерческих организаций. В частности, предлагается изложить п. 4 ст. 1234 ГК РФ в следующей редакции: «Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями», а п. 6 ст. 1235 ГК РФ таким образом: «Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на условиях исключительной лицензии».
*(2) В юридической литературе можно встретить и противоположный подход. Смотрите, например:
— Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административная и судебная практика (под ред. И. Шаблинского и Е. Тиллинг). — «Альпина Паблишерз», 2010 г.;
— О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ (В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова), «Законодательство и экономика», N 2, февраль 2009 г.;
— Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве (С.П. Гришаев), «Гражданин и право», N 7, июль 2009 г.

Особенности договора

Договор об отчуждении исключительного права, который не позволяет определить его предмет, является незаключенным, поэтому, не происходит переход исключительного права на произведение.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение литературы, науки, искусства обязан содержать условие, которое указывает на то, что исключительное право на произведение в полном объеме передается. Без этого указания договор будет являться лицензионным (пункт 3 статьи 1233 Гражданского Кодекса РФ). Исключение существует для договоров, которые заключаются в отношении произведений, которые специально создаются для их включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240 Гражданского Кодекса РФ).

Сторонами договора являются приобретатель и правообладатель. Приобретателем и правообладателем по договору об отчуждении исключительного права на произведение могут стать физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Согласно общему правилу, исключительное право на произведение в течение всей жизни автора действует и семидесяти лет, с 1 января года, который следует за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, которое создано в соавторстве, является действительным в течение всей жизни автора, который пережил других соавторов, и семидесяти лет, от с 1 января года, который следует за годом смерти. Но законодатель некоторые особенности срока действия устанавливает исключительного права:

  • На произведение, которое обнародовано под псевдонимом или анонимно, срок действия исключительного права проистекает спустя семьдесят лет, начиная с 1 января года, который следует за годом его правомерного обнародования. Когда в течение указанного срока автор произведения, который обнародован под псевдонимом или анонимно, раскроет собственную личность или личность его не будет оставлять далее сомнений, исключительное право в течение всей жизни автора будет действовать и семидесяти лет, с 1 января года, который следует за годом смерти автора.
  • Исключительное право на произведение, которое обнародовано после смерти автора, является действительным в течение семидесяти лет от обнародования произведения, с 1 января года, который следует за годом его обнародования, при условии, что произведение обнародовали в течение семидесяти лет от смерти автора.
  • Когда автор произведения репрессирован и реабилитирован посмертно , срок действия исключительного права признается продленным и семьдесят лет считаются с 1 января года, который следует за годом реабилитации автора произведения.
  • Когда автор работал во время Второй мировой войны или в ней участвовал, срок действия исключительного права на четыре года увеличивается.

По истечении срока действия исключительного права произведение искусства, науки, литературы, как необнародованное, так и обнародованное, в общественное достояние переходит. Произведение, которое перешло в общественное достояние, свободно может использоваться любым лицом без чьего-нибудь разрешения или согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Охраняются при этом авторство, неприкосновенность произведения и имя автора.

Важно помнить, что помимо исключительного права существуют на произведение и неимущественные личные права на произведение. Соответственно с гражданским законодательством РФ, автор после создания произведения приобретает некоторые авторские права на созданное произведение, которые в том числе и по договору являются неотчуждаемыми:

1. Право автора на имя (статья 1265 Гражданского Кодекса РФ);

2. Право авторства (статья 1265 Гражданского Кодекса РФ);

3. Право на обнародование произведения ( статья 1268 Гражданского Кодекса РФ);

4. Право на неприкосновенность произведения ( статья 1266 Гражданского Кодекса РФ);

5. Право авторства на название произведения (пункт 7 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ);

6. Право авторства на часть произведения (пункт 7 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ);

7. Право авторства на персонаж произведения (пункт 7 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ);

8. Другие авторские права соответственно с законодательством РФ.

Законодательный базис для договора

Согласно пункта 2 статьи 1260 Гражданского Кодекса РФ под базой данных подразумевается совокупность самостоятельных материалов (расчетов, статей, нормативных актов, судебных решений и других подобных материалов), которые представлены в объективной форме и систематизированы таким образом, чтобы данные материалы могли быть обнаружены и обработаны при помощи электронной вычислительной машины (ЭВМ).

Соответственно со статьей 1260 Гражданского Кодекса РФ база данных является составным базу данных, то есть составленным на основании других произведений, баз данных и других объектов смежных с авторскими прав или объектов авторского права.

Стороны договора об отчуждении исключительного права на базу данных — приобретатель и правообладатель, которыми могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Правообладатель – лицо, которому исключительное право на базу данных принадлежит. Приобретатель – лицо, к которому на базу данных переходит исключительное право.

Срок действия исключительного права на базу данных появляется в момент окончания ее создания и в течение 15 лет действует, считая с 1 января года, который следует за годом ее создания.

А при каждом обновлении базы данных срок действия исключительного права обновляется. (статья 1335 Гражданского Кодекса РФ)

Договор об отчуждении исключительного права на базу данных необходимо заключать в письменной форме. Невыполнение письменной формы влечет за собой недействительность договора.

Правообладатель во время срока действия исключительного права на базу данных по своему желанию может зарегистрировать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатенте) такую базу данных.

В ситуации, когда правообладатель в Роспатенте зарегистрировал базу данных, то договор об отчуждении исключительного права государственной регистрации подлежит. В этой ситуации невыполнение госрегистрации влечет недействительность договора. Момент перехода исключительного права к приобретателю от правообладателя – момент госрегистрации договора.

Соглашение о смене договора об отчуждении исключительного права, его расторжение в силу вступают с момента их госрегистрации в Роспатенте.

В случае госрегистрации у правообладателя базы данных должно быть свидетельство о госрегистрации базы данных. В данной ситуации в договоре об отчуждении исключительного права указывают номер этого свидетельства, дата регистрации в Реестре баз данных РФ базы данных, и обычно, копия этого свидетельства приложением к договору прикладывается.

В ситуации, когда правообладатель базу данных не зарегистрировал в Роспатенте, то договор об отчуждении исключительного права государственной регистрации не подлежит. В этой ситуации момент перехода исключительного права от правообладателя к приобретателю – момент заключения договора, когда стороны не установили другой момент в договоре.

В каких случаях заключается договор об отчуждении исключительного права

Договор о передаче исключительных прав может заключать автор произведения, обладатель патента или свидетельства на товарный знак. Правила совершения таких сделок регламентированы ГК РФ. В зависимости от вида объекта, закон предусматривает следующие особенности передачи прав:

  • договоры отчуждения исключительного авторского права не нуждаются в регистрации – исключение составляют только права на программы ЭВМ и базы данных, если они были ранее зарегистрированы по решению разработчика;
  • продажа прав на объекты промышленной и коммерческой собственности (например, изобретения, торговые марки и т.д.) повлечет юридические последствия только с момента регистрации в Роспатенте, внесении соответствующих сведений в реестр;
  • продажа исключительных прав не прекращает действие личных прав автора или создателя объекта – например, автор сохранит право на неприкосновенность произведения, на имя и т.д.

Ключевым отличием лицензионного соглашения и договора отчуждения прав являются правовые последствия таких сделок. Продав права, первоначальный владелец полностью утратит возможность использовать объект для своих целей, распоряжаться им по другим сделкам, осуществлять меры защиты от нарушений (за исключением защиты личных прав). По условиям  лицензии права передаются только на определенный промежуток времени, а стороны могут оговорить условия о территории использования, размере вознаграждения и иные положения сделки.

Договор отчуждения авторских прав может носить безвозмездный характер. Такое решение вправе принять только сам правообладатель, либо его наследники и правопреемники. Также есть вариант с заключением договора авторского заказа на еще не созданное произведение. Передавать права на промышленную и коммерческую собственность можно только на платной основе.

Регистрация

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист со стажем 9 лет - Сергей / автор статьи
АВРОРА ЮРИСТ